專利交易轉(zhuǎn)讓合同涉及的內(nèi)容，對于交易雙方來講屬于雙方的法律關(guān)系，如何約定，在不違反法律等規(guī)則的情況下，可由轉(zhuǎn)讓方和受讓方共同來商定。但在交易行為實施中，合同內(nèi)容是雙方避免風(fēng)險存在的重要因素。所以在制定專利交易合同或在審查合同過程中對風(fēng)險要綜合予以考慮，在專利轉(zhuǎn)讓交易合同中主要涉及以下幾個風(fēng)險問題。

1、專利法律狀態(tài)

專利交易既涉及專利申請權(quán)交易也涉及專利權(quán)交易。專利的法律權(quán)屬狀態(tài)是專利交易的核心。權(quán)屬狀態(tài)并非由當(dāng)事雙方確認(rèn)，而是基于專利本身的特性即國家專利部門的審查確認(rèn)性特征，所交易的專利均在國家專利局以相關(guān)文件表現(xiàn)出來。對于專利申請權(quán)的交易呈現(xiàn)的是專利申請受理通知書，了解專利正處于受理審查狀態(tài)，是否授權(quán)尚處于不確定狀態(tài)。專利權(quán)的交易呈現(xiàn)的是專利證書及專利登記薄副本，基于這兩份文件可審查專利權(quán)的現(xiàn)在法律狀態(tài)，是有效專利還是無效專利，及專利的保護年限等，這里尤為重要的是專利登記簿。依據(jù)《專利法實施細(xì)則》第八十九條規(guī)定，專利登記薄記載了專利權(quán)的授予；專利申請權(quán)、專利權(quán)的轉(zhuǎn)移；專利權(quán)的質(zhì)押、保全及其解除；專利實施許可合同的備案；專利權(quán)的無效宣告；專利權(quán)的終止；專利權(quán)的恢復(fù)；專利實施的強制許可；專利權(quán)人的姓名或者名稱、國籍和地址的變更。【6】確定專利的法律狀態(tài)是專利交易合同履行必須考慮的風(fēng)險要素。

2、專利交易主體

專利交易主體即專利交易雙方的轉(zhuǎn)讓方和受讓方，轉(zhuǎn)讓方和受讓方可能是多方的，如一項專利有多個申請人。也有多個主體聯(lián)合購買專利。對于一項專利涉及多個權(quán)利主體轉(zhuǎn)讓方的，在專利申請受理通知書、專利證書和專利登記副本中均可查詢。這里要特別注意的是受讓方是外國公司或個人的，在轉(zhuǎn)讓程序中，并非雙方達成協(xié)議即可完成。根據(jù)《對外貿(mào)易法》【7】及《技術(shù)進出口管理條例》【8】的規(guī)定，技術(shù)出口規(guī)定了禁止出口的技術(shù)和限制出口的技術(shù)。對于限制出口的技術(shù)在取得許可后可以完成交易，涉及國家安全的技術(shù)是絕對被禁止出口的技術(shù)。如航空器設(shè)計與制造技術(shù)、集成電路制造技術(shù)等等。所以依據(jù)《專利法》第十條規(guī)定專利申請權(quán)和專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓交易應(yīng)當(dāng)履行批準(zhǔn)等手續(xù)。【9】在交易過程中極有可能涉及這方面的技術(shù)內(nèi)容，導(dǎo)致交易無法完成的，產(chǎn)生相應(yīng)的法律風(fēng)險。

3、專利技術(shù)文件的交付

專利技術(shù)文件主要是向?qū)＠痔峤坏纳暾埼募驅(qū)＠悇e不同所交付的文件也不相同。根據(jù)專利法第十條第二款規(guī)定轉(zhuǎn)讓專利申請權(quán)或者專利權(quán)的，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)訂立合同，并向國務(wù)院專利行政部門登記，由國務(wù)院專利行政部門予以公告。專利申請權(quán)或?qū)＠麢?quán)的轉(zhuǎn)讓自登記之日起生效。【10】

外觀設(shè)計專利申請權(quán)交易交付的文件主要包括外觀設(shè)計專利申請書、視圖、簡要說明、受理通知書、繳費通知和憑證。外觀設(shè)計專利權(quán)交易交付的文件除上述文件外，還包括專利證書、專利登記薄、當(dāng)年度專利年費繳費憑證。

實用新型專利申請權(quán)交易交付的文件主要包括實用新型專利申請書、權(quán)利要求書、說明書（實施專利的輔助技術(shù)資料）、受理通知書、繳費通知和憑證。實用新型專利權(quán)交易交付的文件除上述文件外，還包括專利證書、專利登記薄、當(dāng)年度專利年費繳費憑證及必要的輔助技術(shù)資料。

發(fā)明專利申請權(quán)交易交付的文件包括實用新型專利交易交付的文件，同時由于發(fā)明專利需要進行實質(zhì)審查，實質(zhì)審查請求書、繳費憑證、在實質(zhì)審查過程中與專利局往來的審查意見及答復(fù)材料也屬于提供的資料。發(fā)明專利權(quán)交易交付的文件除上述文件外，還包括專利證書、專利登記薄、當(dāng)年度專利年費繳費憑證及必要的輔助技術(shù)資料。

轉(zhuǎn)讓方持有的專利文件，通常來講對于受讓方后續(xù)專利的持有具有重要的作用，特別是專利申請權(quán)的轉(zhuǎn)讓交易行為，且交易標(biāo)的處于是否授權(quán)的待定狀態(tài)，后續(xù)需要答復(fù)繳費等環(huán)節(jié)才能夠最終實現(xiàn)專利的授權(quán)。相關(guān)專利文件的交付對交易風(fēng)險的控制具有重要的作用。

4、專利官方費用的約定

專利申請及后續(xù)授權(quán)后的年費等維持專利的費用，由轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)還是受讓方承擔(dān)，應(yīng)當(dāng)約定明確。依據(jù)專利法規(guī)定，申請專利需要支付專利申請費，發(fā)明專利需要支付實質(zhì)審查費，專利局作出授權(quán)決定后需要支付專利授權(quán)費、公告費、第一年度年費等費用。【11】這些費用均是對專利法律有效狀態(tài)的保障。原則上專利費用的繳費通知書均會通知到現(xiàn)在的專利所有人處。但專利轉(zhuǎn)讓登記后，則會通知到受讓人處，有專利代理機構(gòu)的，則會通知到專利代理機構(gòu)。所以考慮到交易的安全性及便捷性等因素，專利交易協(xié)議中最好約定在專利轉(zhuǎn)讓登記前發(fā)文的專利費用繳費通知書，由轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)。轉(zhuǎn)讓登記后發(fā)文的專利費用通知由受讓方承擔(dān)。

5、專利未授權(quán)的處理

專利權(quán)轉(zhuǎn)讓交易不存在專利未授權(quán)的情況，在專利權(quán)交易中無需考慮專利未授權(quán)的情況。該問題主要在專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓交易中存在，有的專利申請權(quán)未必會獲得專利權(quán)，即存在未授權(quán)的可能，如實用新型專利申請權(quán)和發(fā)明專利申請權(quán)。

在三個專利類別中，外觀設(shè)計專利進行初步審查，一般均可獲得授權(quán)，風(fēng)險點不高，也不能完全排除未被授權(quán)的可能，但這種機率極低。

實用新型專利未被授權(quán)的可能性是存在的，專利局對于實用新型專利的審查不僅進行初步審查，同時對于新穎性也進行審查，實用新型專利無法滿足新穎性要求的，則專利局不會授予專利權(quán)。

發(fā)明專利的審查極為嚴(yán)格，授權(quán)條件不僅要初步審查，同時對于發(fā)明專利是否滿足新穎性、創(chuàng)造性、實用性及是否屬于不可授權(quán)的其它情形進行全面審查。如無法滿足專利授權(quán)條件，則專利局不會授予其專利權(quán)。

綜合上述三種專利的授權(quán)條件，實用新型專利和發(fā)明專利極有可能在取得專利申請權(quán)后，專利權(quán)是否獲得處于較大不確定狀態(tài)，但是對于受讓方來講，專利交易的最終目的不是獲得申請權(quán)，而是通過申請權(quán)的獲得，最終獲得專利權(quán)，取得專利權(quán)是受讓方的根本合同目的。所以在專利申請權(quán)交易中對于未取得專利權(quán)的處理必須予以考慮約定。

6、專利后續(xù)無效的處理

專利后續(xù)無效原因有多種，包括被授權(quán)的專利不屬于專利法第二條發(fā)明、實用新型或外觀設(shè)計的；【12】不符合專利法第二十二條授予的發(fā)明專利和實用新型專利應(yīng)當(dāng)具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性條件的；【13】第二十三條授予的外觀設(shè)計專利應(yīng)當(dāng)不屬于現(xiàn)有設(shè)計，且與現(xiàn)有設(shè)計具有明顯區(qū)別；【14】第二十六條第三款和第四款說明書和權(quán)利要求書清楚等，【15】第二十七條第二款圖片清楚顯示專利保護的產(chǎn)品的外觀設(shè)計；【16】第三十三條修改不得超范圍；【17】第五條不得妨害社會公共利益；【18】第二十五條不授予專利權(quán)的情形。科學(xué)發(fā)現(xiàn)，平面印刷品的圖案主要起標(biāo)識作用的設(shè)計。【19】授權(quán)的專利不符合上述條件，屬于可被無效的專利，當(dāng)專利被無效后，轉(zhuǎn)讓人和受讓人如何處理無效的后續(xù)事宜，需要明確約定。未約定的則按照專利法第四十七條規(guī)定處理。【20】專利法第四十七條規(guī)定宣告無效的專利權(quán)視為自始即不存在。

宣告專利權(quán)無效的決定，對在宣告專利權(quán)無效前人民法院作出并已執(zhí)行的專利侵權(quán)的判決、調(diào)解書，已經(jīng)履行或者強制執(zhí)行的專利侵權(quán)糾紛處理決定，以及已經(jīng)履行的專利實施許可合同和專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，不具有追溯力。但是因?qū)＠麢?quán)人的惡意給他人造成的損失，應(yīng)當(dāng)給予賠償。

依照前款規(guī)定不返還專利侵權(quán)賠償金、專利使用費、專利權(quán)轉(zhuǎn)讓費，明顯違反公平原則的，應(yīng)當(dāng)全部或者部分返還。

由上述規(guī)定來看，如未約定則后續(xù)處理對雙方將來都存在較大不確定性，所以，在協(xié)議中約定無效后的處理，是非常有必要的。

7、專利評價報告不符合專利授權(quán)條件的處理

專利權(quán)評價報告是專利局基于專利權(quán)人申請，就實用新型專利和外觀設(shè)計專利是否符合專利授權(quán)條件出具的審查意見，該意見僅供參考。根據(jù)評價報告的內(nèi)容，會對實用新型專利和外觀設(shè)計專利是否符合專利授權(quán)條件進行全面檢索評價。發(fā)明專利本身已進行了實質(zhì)審查，專利局也不會就發(fā)明專利出具評價報告。評價報告作為實用新型專利和外觀設(shè)計專利維權(quán)中的重要證據(jù)，專利法第六十六條第二款規(guī)定專利侵權(quán)糾紛涉及實用新型專利或者外觀設(shè)計專利的，人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權(quán)人或者利害關(guān)系人出具由國務(wù)院專利行政部門對相關(guān)實用新型或者外觀設(shè)計進行檢索、分析和評價后作出的專利權(quán)評價報告，作為審理、處理專利侵權(quán)糾紛的證據(jù)。【21】專利評價報告出具的不符合專利權(quán)授權(quán)條件的意見，本身并不具有法律效力。

檢索到的現(xiàn)有技術(shù)或設(shè)計及法律理由，可以作為專利權(quán)無效的重要證據(jù)及理由。一般情況下，他人提出專利無效申請，專利權(quán)基本上會被專利復(fù)審委員會宣告無效。所以對于專利評價報告出具的不符合專利授權(quán)條件的意見，轉(zhuǎn)讓方和受讓方約定該情況出現(xiàn)的處理事宜，特別是對于受讓方，其目的是為了獲得專利并實施專利，當(dāng)專利不符合專利授權(quán)條件，處于被無效的極大可能情況下，約定處理方案，顯得尤為重要。

8、 專利實施過程中的技術(shù)指導(dǎo)

技術(shù)指導(dǎo)主要涉及發(fā)明專利和實用新型專利，受讓方在實施專利過程中，可基于專利技術(shù)內(nèi)容實施，但是申請的發(fā)明和實用新型專利權(quán)利要求書及說明書并非具體的技術(shù)實施手冊，在實施過程中可能會存在一定的技術(shù)問題，所以轉(zhuǎn)讓方給予技術(shù)指導(dǎo)，是有必要的，那么如何指導(dǎo)，指導(dǎo)涉及的人員、費用、時間和次數(shù)等事宜，需要明確約定。

9、 實施受讓專利被控侵權(quán)成立的處理

受讓人實施受讓專利，或授權(quán)他人實施受讓專利，導(dǎo)致受讓人或他人因?qū)嵤┰搶＠a(chǎn)的產(chǎn)品被他人指控侵權(quán)，侵權(quán)行為被控成立的，如何處理。這種情況雖不多見，但是極有可能發(fā)生的事。約定這種事宜發(fā)生的處理方式對于轉(zhuǎn)讓方和受讓方避免責(zé)任的不確定提供了后續(xù)處理依據(jù)。依據(jù)知識產(chǎn)權(quán)保護的原則，對于雙方均有知識產(chǎn)權(quán)的保護處理，通常是保護在先的知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利，而不保護在后的知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利。這種情況是所受讓的技術(shù)或設(shè)計已成為現(xiàn)有技術(shù)或設(shè)計。

10、基于受讓專利研發(fā)出新技術(shù)成果的處理

專利轉(zhuǎn)讓協(xié)議中可以約定新技術(shù)成果的歸屬，但是約定的內(nèi)容并非隨意，不得約定限制技術(shù)競爭和技術(shù)發(fā)展的合同內(nèi)容。專利轉(zhuǎn)讓協(xié)議中約定改進技術(shù)成果的歸屬，沒有約定的依據(jù)《民法典》第五百一十條確定，【22】不能確定的，改進方享有改進的技術(shù)成果，其他方無權(quán)分享。

11、專利交易協(xié)議中是否含有排除，限制競爭的合同內(nèi)容

專利交易合同中一些強勢的交易方往往會設(shè)定一些特別的條款來限制交易相對方，如在合同中約定限制一方購買新技術(shù)、新設(shè)備或者限制開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品等內(nèi)容，這類約定存在重大的法律風(fēng)險。《反壟斷法》第十三條規(guī)定禁止具有競爭關(guān)系的經(jīng)營者達成下列壟斷協(xié)議，如限制購買新技術(shù)，新設(shè)備或者限制開發(fā)新技術(shù)，新產(chǎn)品的協(xié)議內(nèi)容。【23】約定這方面內(nèi)容，會涉及對《反壟斷法》的違反，所約定的條款亦屬于無效條款。

12、轉(zhuǎn)讓方涉及職務(wù)發(fā)明的擔(dān)保義務(wù)

轉(zhuǎn)讓方是單位的應(yīng)確保與發(fā)明人和設(shè)計人之間關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)歸屬有明確約定，即約定知識產(chǎn)權(quán)歸屬于單位。轉(zhuǎn)讓方是個人的，需要個人證明并非職務(wù)發(fā)明的材料。員工在工作期間研發(fā)的發(fā)明創(chuàng)造，知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利歸屬依照員工與單位之間在勞動合同或其它合同中的約定，未約定的，通過發(fā)明人或設(shè)計人聲明等形式確定。

13、違約責(zé)任

違約責(zé)任是合同權(quán)利方的保障性條款，違約責(zé)任的約定內(nèi)容確定了守約方獲得的利益是否有保障，對于違約方違約所承擔(dān)的責(zé)任大小，在約定違約責(zé)任方面應(yīng)當(dāng)予以細(xì)化，針對不同的權(quán)利條款應(yīng)設(shè)定相應(yīng)的違約責(zé)任，對等的違約責(zé)任或適當(dāng)性的懲罰性違約責(zé)任是被法律所接受的，實踐中司法部門也予以支持。但是過度的權(quán)利義務(wù)不對等或違約行為與違約責(zé)任嚴(yán)重不對等，則相應(yīng)的違約責(zé)任存在被減免的可能。如按某一個時間段支付20萬轉(zhuǎn)讓費，違約責(zé)任約定違反本合同內(nèi)容的即承擔(dān)一百萬的違約責(zé)任，僅晚付款了一天，這種情況下違約方是否承擔(dān)一百萬的違約責(zé)任，毋庸置疑，顯然不會獲得法律支持，所以這種約定事實上存在重大問題，在約定違約責(zé)任應(yīng)當(dāng)考慮權(quán)利內(nèi)容與違約責(zé)任的對等性，并針對每項權(quán)利內(nèi)容設(shè)定對應(yīng)的違約責(zé)任。違約責(zé)任條款是權(quán)利保障條款，合同中的每一項權(quán)利兼應(yīng)有對應(yīng)的保障條款予以保障。以確保權(quán)利條款中的權(quán)利內(nèi)容得到很好的救濟。同樣，在后續(xù)發(fā)生糾紛的情況下，便于守約方追究違約方的違約責(zé)任。

14、糾紛解決處理機構(gòu)

專利交易行為是基于合同發(fā)生的行為，轉(zhuǎn)讓方和受讓方可以在專利轉(zhuǎn)讓合同中約定管轄機構(gòu)，如可以選定某個具有連接點的法院管轄，但這種選擇不得違反級別管轄和專屬管轄。如一般基層法院無管轄權(quán)，合同中約定某基層法院管轄專利交易合同糾紛案，這種約定屬于無效約定。同樣，一些中級法院也無專利合同管轄案件權(quán)利，如北京一中院，二中院等，所以在約定法院管轄時，確定該法院是否有管轄權(quán)非常重要。最好約定原告住所地，被告住所地，合同簽署地，合同履行地法院管轄。

專利交易雙方也可以選擇仲裁機構(gòu)管轄履行本合同發(fā)生的糾紛案件，選擇仲裁機構(gòu)管轄案件的，可以在專利交易合同中直接設(shè)定仲裁條款，如約定因履行本合同發(fā)生的爭議，雙方一致同意提交某某仲裁委員會解決。仲裁條款中要有明確的仲裁意思表示及所選擇的仲裁機構(gòu)，仲裁機構(gòu)名稱務(wù)必準(zhǔn)確。否則將會導(dǎo)致仲裁條款無效。

選擇爭議解決機構(gòu)目的是為了今后發(fā)生爭議尋求更好的解決途徑。選擇法院及仲裁機構(gòu)解決，在爭議處理方面存在一定差異，特別是關(guān)于約定有較高違約金責(zé)任的處理方面，法院相對來說考慮較多，特別是違約行為造成的損害及違約責(zé)任對等的問題。而仲裁往往并不考慮這方面的問題，反而更尊重合同雙方約定的內(nèi)容。由于仲裁的隨意性及潛藏關(guān)系性，特別是不受司法審查實體的特點，導(dǎo)致一些仲裁存在較大不公，且救濟無門。

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